Sentenze nº T-140/08 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 14 Ottobre 2009

• Data di Resoluzione: 14 Ottobre 2009
• Emittente: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Numero di Risoluzione: T-140/08

Nella causa T-140/08,

Ferrero SpA, con sede in Alba, rappresentata dagli avv.ti C. Gielen e F. Jacobacci,

ricorrente,

contro

Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell-UAMI:

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, con sede in Innsbruck (Austria),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell-UAMI 30 gennaio 2008 (procedimento R 682/2007-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ferrero SpA e la Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalla sig. ra I. Pelikánová, presidente, dalla sig.ra K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2008,

in seguito all-udienza dell-11 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L-8 aprile 1998 la Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck ha presentato all-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio del quale veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:

3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 29 ai sensi dell-Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

Yogurt, yogurt alla frutta, bevande allo yogurt, bevande allo yogurt contenenti frutta; alimenti pronti e semipronti a base prevalentemente di yogurt o di prodotti allo yogurt; creme allo yogurt

.

4 Il 14 gennaio 1999 la ricorrente, Ferrero SpA, ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti cui esso si riferisce basandosi sul proprio marchio denominativo anteriore KINDER, registrato in Italia dal 28 gennaio 1965 con il n. 168843 e, in seguito al rinnovo, con il n. 684985, per prodotti della classe 30 corrispondenti alla seguente descrizione: «Caffè, tè, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; pane, biscotti, dolci, pasta per dolci e confetteria, gelati, miele, melassa, lievito e polvere per fare lievitare; sale, senape; pepe, aceto, salse; spezie; ghiaccio; cacao, prodotti di cacao, vale a dire pasta di cacao per bevande al cacao, pasta al cioccolato; strati, in particolare strati di cioccolato, cioccolato, praline, decorazioni in cioccolato per alberi di Natale, prodotti a base di cioccolato ripieno all-alcool, caramelle, confetteria, inclusa la pasta dura e morbida per dolciumi».

5 Con decisione 29 settembre 2000 la divisione di opposizione ha respinto l-opposizione in base a quanto disposto dall-art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 207/2009].

6 Tale decisione è stata successivamente confermata dalla quarta commissione di ricorso il 3 novembre 2003 nel procedimento R 1147/2000-4.

7 In seguito al rigetto dell-opposizione, il marchio è stato pubblicato sul Bollettino dei marchi comunitari n. 42 dell-11 ottobre 2004.

8 Il 19 agosto 2005 la ricorrente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità della registrazione del detto marchio comunitario, ai sensi dell-art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009]. Tale domanda è stata presentata per tutti i prodotti contrassegnati dal marchio comunitario.

9 Richiamandosi all-art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94, cui rinvia l-art. 52, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento, la ricorrente ha fatto valere, a sostegno della sua domanda di nullità, la registrazione italiana menzionata supra al punto 4, nonché altri 35 diritti anteriori italiani, francesi, spagnoli e internazionali, elencati al punto 5 del ricorso, contenenti tutti l-elemento «kinder» oltre a un elemento supplementare e/o elementi figurativi.

10 Con decisione 14 marzo 2007 la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del marchio comunitario TiMi KiNDERJOGHURT in applicazione dell-art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

11 Il 4 maggio 2007 la Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck ha proposto un ricorso dinanzi all-UAMI avverso la decisione della divisione di annullamento, ai sensi dell-art. 59 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 60 del regolamento n. 207/2009).

12 Tale ricorso è stato accolto con decisione della seconda commissione di ricorso 30 gennaio 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di nullità.

13 In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto, anzitutto, che, benché le decisioni di opposizione non abbiano autorità di giudicato, la divisione di annullamento sarebbe vincolata dalle constatazioni e dalle conclusioni di merito delle precedenti decisioni dell-UAMI in forza del principio nemo potest venire contra factum proprium, secondo cui l-amministrazione è tenuta al rispetto dei propri atti, in particolare qualora tali atti abbiano consentito alle parti del procedimento di acquisire legittimamente diritti su un marchio registrato. In seguito, la commissione di ricorso ha confermato le constatazioni della decisione della divisione di opposizione e della decisione della quarta commissione di ricorso 3 novembre 2003, secondo cui i marchi erano complessivamente diversi, tenuto conto delle loro profonde differenze sul piano visivo e fonetico. Infine, essa ha respinto la domanda di nullità sulla base del rilievo che una delle condizioni di applicazione dell-art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94, vale a dire l-identità o la somiglianza dei segni, non risultava soddisfatta.

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l-UAMI alle spese.

15 L-UAMI conclude che il Tribunale voglia:

- in via principale, respingere integralmente il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese;

- in via subordinata, ove ritenga che i segni non siano differenti, pronunciarsi sull-applicazione dell-art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 se ritiene di disporre di elementi sufficienti, ovvero rinviare la causa all-UAMI per la prosecuzione del procedimento;

- nell-ultimo caso, condannare l-UAMI a sopportare unicamente le proprie spese.

Nel merito

16 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi relativi, in primo luogo, all-erronea applicazione del principio dell-autorità della cosa giudicata e, in secondo luogo, alla violazione dell-art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, relativo all-erronea applicazione del principio dell-autorità della cosa giudicata

Argomenti delle parti

17 Nell-ambito del presente motivo la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso si è contraddetta affermando, da un lato, che le decisioni di opposizione sono prive dell-effetto negativo della cosa giudicata, poiché esse non sono di ostacolo alla ricevibilità di una successiva domanda di nullità, pur affermando, dall-altro, che siffatte decisioni non possono essere totalmente ignorate quando si tratta di statuire su una domanda di nullità successiva che vede contrapposte le stesse parti e che ha oggetto e motivi identici. Infatti, le decisioni di opposizione non avrebbero alcuna efficacia vincolante nell-ambito di un successivo procedimento volto alla dichiarazione di nullità. La ricorrente adduce, a tal riguardo, i seguenti quattro motivi.

18 In primo luogo, la ricorrente sostiene che gli elementi di fatto nuovi e le prove supplementari prodotti dinanzi alla divisione di annullamento, in particolare quelli che dimostrano la notorietà del marchio KINDER e della famiglia di marchi KINDER, sono...