Sentenze nº T-7/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Novembre 2008

• Data di Resoluzione: 12 Novembre 2008
• Emittente: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Numero di Risoluzione: T-7/04

Nella causa T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, con sede in Vietri sul Mare, rappresentata dall-avv. F. Sciaudone,

ricorrente,

contro

Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e P. Bullock, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell-UAMI:

Limiñana y Botella, SL, con sede in Monforte del Cid (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell-UAMI 24 ottobre 2003 (procedimento R 933/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Limiñana y Botella, SL e Shaker di L. Laudato & C. Sas,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili (relatore), presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bia-ecka, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 20 ottobre 1999 la ricorrente, la Shaker di L. Laudato & C. Sas, presentava una domanda di marchio comunitario all-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo riprodotto qui di seguito che, secondo la descrizione contenuta nella domanda, è di colore blu, azzurro, giallo, rosso e bianco:

3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione appartengono, in seguito ad un intervento dell-UAMI del 23 novembre 1999 e al ritiro di una classe, alle classi 29 e 33 quali definite dall-Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna classe, in seguito ad una limitazione, alla descrizione seguente:

- classe 29: «gelatine, marmellate, composte»;

- classe 33: «liquore al limone proveniente dalla costiera amalfitana».

4 Tale domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 17 aprile 2000, n. 30.

5 Il 1° giugno 2000 l-opponente, la Limiñana y Botella, SL, presentava opposizione, ai sensi dell-art. 42 del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio richiesto. L-opposizione era fondata sulla registrazione spagnola n. 2 020 372, richiesta il 27 marzo 1996, del marchio denominativo LIMONCHELO, riferentesi a prodotti della classe 33 («vini, spiriti e liquori»).

6 L-opposizione era diretta contro una parte dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, precisamente contro i prodotti della classe 33. Essa si fondava su tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore.

7 L-impedimento dedotto a sostegno dell-opposizione era quello di cui all-art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

8 Con decisione 9 settembre 2002 la divisione di opposizione accoglieva l-opposizione, ritenendo sussistere un rischio di confusione sul territorio spagnolo in ragione dell-identità dei prodotti considerati e della somiglianza visiva e fonetica fra i segni in conflitto.

9 Il 7 novembre 2002 la ricorrente proponeva ricorso all-UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisione 24 ottobre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso. Essa considerava che, tenuto conto della somiglianza fra i marchi in conflitto e della coincidenza dei prodotti in questione, sussisteva il rischio che i consumatori spagnoli confondessero o associassero la loro origine commerciale.

Procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2004 la ricorrente proponeva un ricorso per l-annullamento della decisione impugnata deducendo, in primo luogo, la violazione dell-art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in secondo luogo, uno sviamento di potere e, in terzo luogo, la violazione dell-obbligo di motivazione.

12 Con sentenza 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker/UAMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (Racc. pag. II-2305; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale accoglieva il ricorso della ricorrente e annullava la decisione impugnata.

13 Nella sua sentenza il Tribunale constatava innanzitutto l-identità dei prodotti per procedere poi al confronto fra i marchi in causa. Esso osservava che l-immagine del piatto tondo ornato di limoni era la componente dominante del marchio richiesto (punto 59). Il Tribunale riteneva che gli elementi denominativi di quest-ultimo non fossero dominanti sotto il profilo visivo e che, di conseguenza, non occorresse analizzare le loro caratteristiche fonetiche o concettuali (punti 60-64).

14 Secondo il Tribunale, la preminenza della raffigurazione del piatto tondo ornato di limoni rispetto agli altri elementi del marchio richiesto impediva qualsiasi rischio di confusione basato sull-esistenza di somiglianze visive, fonetiche o concettuali fra i termini «limonchelo» e «limoncello» contenuti nei marchi in causa (punto 66). Esso constatava parimenti che la dominanza della componente figurativa costituita dal piatto tondo ornato di limoni nel marchio richiesto privava, nella fattispecie, la valutazione degli elementi distintivi del marchio anteriore di ogni incidenza sull-applicazione dell-art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dal momento che siffatta dominanza del piatto tondo ornato di limoni impediva qualsiasi rischio di confusione con il marchio anteriore (punto 68).

15 Il Tribunale considerava quindi che, nonostante l-identità dei prodotti, il grado di somiglianza tra i marchi in questione non era sufficientemente elevato da creare un rischio di confusione (punto 69). Esso accoglieva pertanto il primo motivo, dichiarava che non occorreva più esaminare gli altri motivi ed annullava la decisione impugnata.

16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 settembre 2005 l-UAMI proponeva impugnazione chiedendo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale. A sostegno del suo ricorso l-UAMI deduceva due motivi, rinunciando tuttavia al secondo nel corso del procedimento dinanzi alla Corte a seguito di una rettifica disposta dal Tribunale con ordinanza 12 gennaio 2006. Con il motivo di impugnazione conservato l-UAMI lamentava un-interpretazione ed un-applicazione errate dell-art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

17 Con sentenza 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker (Racc. pag. I-4529; in prosieguo: la «sentenza della Corte» o la «sentenza UAMI/Shaker»), la Corte annullava la sentenza del Tribunale, rinviava la causa dinanzi a quest-ultimo e riservava le spese.

18 Nella sua sentenza la Corte rilevava in particolare quanto segue:

37. Nella fattispecie il Tribunale ha richiamato, al punto 49 della sentenza impugnata, la giurisprudenza (-) secondo la quale la valutazione complessiva del rischio di confusione deve fondarsi sull-impressione complessiva prodotta dai segni in conflitto.

38. Esso ha tuttavia precisato, al punto 54 della sentenza impugnata, che, se il marchio richiesto è un marchio complesso a carattere visivo, la valutazione dell-impressione complessiva di questo marchio nonché la determinazione di un eventuale elemento dominante dello stesso devono avvenire sulla base di un-analisi visiva. Ha aggiunto che, in una tale ipotesi, solo in quanto un eventuale elemento dominante comportasse aspetti semantici non visivi occorrerebbe, eventualmente, procedere al confronto tra questo elemento, da un lato, ed il marchio anteriore, dall-altro, prendendo in considerazione anche questi altri aspetti semantici, come aspetti fonetici o concetti astratti pertinenti.

39. Muovendo da tali considerazioni il Tribunale ha innanzi tutto affermato, nell-ambito dell-esame dei segni in conflitto, che il marchio richiesto comprendeva un elemento dominante costituito dalla rappresentazione di un piatto tondo ornato di limoni. Da ciò ha dedotto quindi, ai punti 62-64 della sentenza impugnata, che non era necessario esaminare le caratteristiche fonetiche o concettuali degli altri elementi di tale marchio. Ha quindi concluso, al punto 66 della medesima sentenza, che la dominanza della rappresentazione figurativa di un piatto tondo ornato di limoni rispetto agli altri elementi del marchio impediva qualsiasi rischio di confusione basato sull-esistenza di somiglianze visive, fonetiche o concettuali dei termini -limonchelo- e -limoncello- contenuti nei marchi in causa.

40. Cos-

facendo, il Tribunale non ha compiuto una valutazione globale del rischio di confusione dei marchi in conflitto.

41. Si deve infatti sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, nel verificare l-esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l-impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (-).

42. (-) è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell-elemento dominante.

43. Ne consegue che il Tribunale ha applicato erroneamente l-art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

44. L-UAMI sostiene dunque con ragione che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto

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Procedimento e conclusioni...