Sentenze nº T-116/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 24 Settembre 2008

• Data di Resoluzione: 24 Settembre 2008
• Emittente: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Numero di Risoluzione: T-116/06

Nella causa T-116/06,

Oakley, Inc., con sede in One Icon, Foothill Ranch (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti M. Huth-Dierig e M. Nentwig,

ricorrente,

contro

Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell-UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Venticinque Ltd, con sede in Hailsham, East Sussex (Regno Unito), rappresentata dall-avv. D. Caneva,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell-UAMI 17 gennaio 2006 (procedimenti riuniti R 682/2004-1 e R 685/2004-1), relativa a un procedimento di nullità tra la Venticinque Ltd e la Oakley, Inc.,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2006,

visto il controricorso dell-UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 giugno 2006,

visto il controricorso dell-interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2006,

in seguito all-udienza del 10 gennaio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 7 febbraio 2001 la ricorrente, Oakley, Inc., ha presentato una domanda di marchio comunitario all-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo O STORE.

3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 35 ai sensi dell-Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Servizi di vendita al dettaglio e all-ingrosso, compresi servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line; vendita al dettaglio e all-ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, abbigliamento, cappelleria, calzature, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti, borse per atletica, zaini e portafogli».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari 3 settembre 2001, n. 77.

5 L-11 febbraio 2002 la ricorrente ha ottenuto la registrazione del marchio comunitario O STORE con il n. 2 074 599.

6 Il 14 ottobre 2002 l-interveniente, Venticinque Ltd, ha proposto una domanda di nullità riguardante tutti i servizi protetti dalla registrazione del marchio comunitario, ai sensi dell-art. 52, n. 1, lett. a), e dell-art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale domanda si basava sull-esistenza di un rischio di confusione tra il marchio comunitario e il marchio denominativo anteriore THE O STORE, registrato il 28 dicembre 2000 in Francia con il n. 3 073 591 per i seguenti prodotti, compresi nelle classi 18 e 25 della classificazione di Nizza:

- classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi, ovvero valigie, astucci per cosmetici venduti vuoti, borse da sera, borsette, sacchetti per la spesa, zaini, sacche multiuso per lo sport, borse con cordoni, borse con chiusura a zip, borse in feltro, portadocumenti, cartelle, portafogli e portamonete; pellicce; pelle; bauli e borse da viaggio; ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste, briglie e articoli di selleria»;

- classe 25: «Abbigliamento, ovvero abiti, camicie da sera, pantaloni, giacche, giacconi sportivi, maglioni, gonne, camicie, giacche in lana, cardigan, soprabiti, cappotti, mantelli, magliette sportive, giacconi, impermeabili, completi da sera, frac, sciarpe, scialli, foulard, cravatte, guanti, giacche in pelliccia, cappotti in pelliccia, sciarpe in pelliccia, bermuda, T-shirt, polo, chemisier, parei, pigiama, camicie da notte, vestaglie, accappatoi da bagno, calze da donna, calzini, sottogonne, costumi da bagno, mutande, reggiseno e magliette ascellari, cappelleria e calzature».

7 Con decisione 18 giugno 2004 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di nullità con riferimento, per un verso, ai servizi di «vendita al dettaglio e all-ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini, sacche e portafogli», in quanto, ancorché detti servizi abbiano natura, destinazione ed impiego diversi da quelli dei prodotti contrassegnati dal marchio nazionale anteriore, è possibile che essi condividano i medesimi canali distributivi, e con riferimento, per altro verso, ai servizi di «vendita al dettaglio e all-ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line», in quanto, vista la sua formulazione in termini generici, la definizione di tali servizi includerebbe la vendita di tutti i tipi di prodotti, tra cui quelli contrassegnati dal marchio anteriore. Al contrario, la divisione d-annullamento ha respinto la domanda di nullità con riferimento ai servizi di «vendita al dettaglio e all-ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti», in quanto ha ritenuto che i servizi forniti nell-ambito del commercio al dettaglio di tali prodotti non condividessero i medesimi canali distributivi dei prodotti in cuoio e di abbigliamento contrassegnati dal marchio anteriore.

8 Rispettivamente in data 5 e 6 agosto 2004, la ricorrente e l-interveniente hanno proposto ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.

9 Con decisione 17 gennaio 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la prima commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento e ha quindi respinto entrambi i ricorsi.

10 La commissione di ricorso ha rilevato in sostanza quanto segue:

- i servizi di «vendita al dettaglio e all-ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini e portafogli» designati dal marchio comunitario erano caratterizzati da una natura e da una destinazione assai simili e da un impiego nonché da canali distributivi identici a quelli dei prodotti compresi nelle classi 18 e 25 contrassegnati dal marchio anteriore. Tali prodotti e servizi erano inoltre complementari. Sussisteva quindi un-evidente somiglianza per i prodotti venduti al dettaglio che sono identici o simili a quelli venduti con il marchio anteriore. Infine, anche i segni erano molto simili, posto che l-unica differenza era l-omissione, in uno di essi, dell-articolo non distintivo «the», di modo che sussisteva un rischio di confusione;

- non sussisteva alcun rischio di confusione relativamente ai servizi di «vendita al dettaglio e all-ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti», in quanto, nonostante la somiglianza dei marchi in questione, detti servizi differivano dai prodotti compresi nelle classi 18 e 25 contrassegnati dal marchio anteriore;

- quanto ai «servizi di vendita al dettaglio e all-ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line», il titolare del marchio comunitario non aveva limitato tali servizi a prodotti specifici, cosicché tale formulazione generica doveva comprendere i prodotti designati dal marchio anteriore. Di conseguenza, essendovi una somiglianza tra tali servizi e i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, sussisteva un rischio di confusione.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l-UAMI alle spese.

12 L-UAMI conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

13 L-interveniente conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- riformare la decisione impugnata nella parte in cui esclude l-esistenza di un rischio di confusione tra i prodotti contrassegnati dal marchio THE O STORE e i servizi di «vendita al dettaglio e all-ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti» per i quali il marchio O STORE è stato registrato;

- riformare la decisione impugnata nella parte in cui non dichiara la nullità integrale del marchio comunitario O STORE, registrato l-11 febbraio 2002, tenuto conto dell-esistenza del marchio francese THE O STORE, registrato il 28 dicembre 2000.

14 In sede di udienza l-UAMI ha dichiarato di rinunciare all-eccezione d-irricevibilità, sollevata nella sua replica, avverso la domanda della ricorrente volta del pari all-annullamento della decisione impugnata laddove la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di nullità del marchio comunitario O STORE per i servizi di «vendita al dettaglio e all-ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti», rinuncia di cui si è preso atto nel verbale d-udienza.

In diritto

15 La ricorrente fa valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell-art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L-interveniente ha formulato una domanda ai sensi dell-art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Sul motivo riguardante la violazione dell-art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

16 La ricorrente afferma, in primo luogo, che non sussiste alcuna somiglianza tra i prodotti e i servizi in questione, sicché a torto la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell-esistenza di una tale somiglianza. Anzitutto, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente interpretato la natura dei servizi forniti...