Sentenze nº T-181/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 16 Aprile 2008

• Data di Resoluzione: 16 Aprile 2008
• Emittente: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Numero di Risoluzione: T-181/05

Nella causa T-181/05,

Citigroup, Inc., gi‡ Citicorp, con sede in New York, New York (Stati Uniti),

Citibank, NA, con sede in New York,

rappresentate inizialmente dagli avv.ti†V.†von†Bomhard, A.W.†Renck e A.†Pohlmann, successivamente dagli avv.ti†von†Bomhard, Renck, e dal sig.†H.†O-Neill, solicitor,

ricorrenti,

contro

Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra†J.†GarcÌa†Murillo e dal sig.†D.†Botis, in qualit‡ di agenti,

convenuto,

controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell-UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Citi, SL, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall-avv.†M.†Peris†Riera,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell-UAMI 1∞ marzo 2005 (procedimento R†173/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Citicorp e la Citi SL nonchÈ ad un procedimento di opposizione tra la Citibank NA e la Citi SL,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig.†J.D.†Cooke, presidente, dalla sig.ra†I.†Labucka e dal sig.†M.†Prek, giudici,

cancelliere: sig.ra†K.†Andov·, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2005,

visto il controricorso dell-UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2006,

visto il controricorso dell-interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2006,

vista la sostituzione della Citigroup Inc. alla societ‡ Citicorp,

in seguito alla trattazione orale dell-11 luglio 2007,

vista la riapertura della fase orale il 21 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

†Fatti

1 ††††††††In data 20 dicembre 1999 la Citi SL, societ‡ di diritto spagnolo, ha presentato all-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n.†40/94, sul marchio comunitario (GU†1994, L†11, pag.†1), come modificato.

2 ††††††††Il marchio di cui Ë stata chiesta la registrazione Ë il segno figurativo di seguito riprodotto:

3 ††††††††I servizi per i quali Ë stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 36 ai sensi dell-Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: ´agenzie doganali, valutazione [stima] di beni immobiliari, agenzie immobiliari, amministrazione e valutazione di beni immobiliariª.

4 ††††††††In data 11 dicembre 2000 tale domanda Ë stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n.†98/2000.

5 ††††††††Il 12 marzo 2001 la Citicorp, che si Ë in seguito fusa, il 1∞ agosto 2005, con la Citigroup Inc. ed Ë stata assorbita da quest-ultima, ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto, basandosi sui seguenti marchi e domanda di marchio anteriori:

-††††††††il marchio tedesco denominativo CITI n.†39847157 registrato il 17 marzo 2000 per gli ´affari immobiliariª e gli ´affari finanziariª di cui alla classe 36;

-††††††††la domanda di marchio comunitario figurativo n.†1084532 depositata il 23 febbraio 1999 per gli ´affari immobiliariª e gli ´affari finanziariª di cui alla classe 36, di seguito rappresentato:

-††††††††il marchio comunitario denominativo CITICORP n.†65367 registrato il 9 dicembre 1998 per gli ´affari immobiliariª di cui alla classe 36.

6 ††††††††Lo stesso giorno, la Citibank NA ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto, fondandosi sui seguenti undici marchi comunitari denominativi, tutti registrati per gli ´affari finanziariª e gli ´affari immobiliariª di cui alla classe 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING e THE CITI NEVER SLEEPS.

7 ††††††††Con lettera 3 agosto 2001, l-UAMI ha comunicato alle parti che i due procedimenti di opposizione erano stati riuniti e che sarebbero stati trattati congiuntamente.

8 ††††††††Con decisione 24 febbraio 2004, la divisione di opposizione ha accolto l-opposizione proposta dalle ricorrenti in applicazione dell-art.†8, n.†5, del regolamento n.†40/94, ha respinto la domanda di marchio comunitario e ha condannato l-interveniente alle spese.

9 ††††††††In data 2 marzo 2004, l-interveniente ha proposto ricorso presso l-UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione.

10 ††††††Con decisione 1∞ marzo 2005 (in prosieguo: la ´decisione impugnataª), la prima commissione di ricorso dell-UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione. Essa ha accolto l-opposizione per quanto riguarda i servizi di valutazione di beni immobiliari, di agenzie immobiliari, di amministrazione e valutazione di beni immobiliari, rigettandola invece per quanto attiene ai servizi di agenzie doganali.

11 ††††††La commissione di ricorso ha concluso, in sostanza, che l-art.†8, n.†5, del regolamento n.†40/94 non fosse applicabile nella fattispecie. Contrariamente alla divisione di opposizione, la commissione di ricorso ha ritenuto che nulla, nelle prove prodotte, corroborasse la conclusione secondo la quale la famiglia di marchi, il cui elemento ´citiª rappresentava il denominatore comune, godeva di notoriet‡, e secondo la quale il pubblico percepiva il marchio anteriore CITIBANK come parte di una famiglia di marchi appartenente alle ricorrenti. A giudizio della commissione di ricorso, le ricorrenti disponevano di un solo marchio notorio, ossia il marchio anteriore CITIBANK, per i soli servizi finanziari. Tuttavia, sempre secondo la commissione di ricorso, tale ultimo marchio, nonchÈ il marchio richiesto CITI, non erano simili ai sensi dell-art.†8, n.†5, del regolamento n.†40/94. La commissione di ricorso ha pertanto reputato che non fosse necessario proseguire l-esame della causa alla luce di tale ultima disposizione.

12 ††††††Tuttavia, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato il rigetto della domanda di registrazione per i servizi immobiliari in forza dell-art.†8, n.†1, lett.†b), del regolamento n.†40/94, poichÈ sussisteva un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore tedesco CITI, registrato per i servizi finanziari e immobiliari. Per quanto concerne i servizi di agenzie doganali, la commissione di ricorso ha ammesso la domanda di registrazione, ritenendo che tali servizi, nonchÈ quelli oggetto del marchio anteriore CITI, non fossero simili.

†Conclusioni delle parti

13 ††††††Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-††††††††annullare la decisione impugnata;

-††††††††condannare l-UAMI e l-interveniente alle spese.

14 ††††††L-UAMI chiede che il Tribunale voglia:

-††††††††respingere il primo e il secondo motivo delle ricorrenti;

-††††††††con riguardo al terzo motivo, valutare se esistano somiglianze tra i segni in questione:

-††††††††nel caso in cui il Tribunale dovesse considerare che i segni in questione sono simili, proseguire l-esame delle altre condizioni enunciate all-art.†8, n.†5, del regolamento n.†40/94 e, in tale ipotesi, annullare la decisione impugnata e condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese; ovvero, se non fosse possibile effettuare tale esame, annullare la decisione impugnata, rimettere la causa alla commissione di ricorso e condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese;

-††††††††nel caso in cui il Tribunale dovesse dichiarare che le conclusioni della decisione impugnata sono fondate con riferimento all-art.†8, n.†5, del regolamento n.†40/94, respingere il ricorso e condannare le ricorrenti alle spese.

15 ††††††In udienza l-UAMI ha chiesto al Tribunale di ordinare alle parti di sopportare le proprie spese nel caso in cui le ricorrenti risultassero vittoriose.

16 ††††††L-interveniente chiede che il Tribunale voglia:

-††††††††respingere il ricorso;

-††††††††condannare le ricorrenti alle spese.

†In diritto

†Sulla ricevibilit‡ di alcune delle conclusioni dell-UAMI

17 ††††††Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la commissione di ricorso ha ritenuto che non sussistesse somiglianza tra il marchio CITIBANK e il marchio richiesto CITI. Nel suo controricorso l-UAMI condivide tuttavia le argomentazioni delle ricorrenti presentate nell-ambito della seconda parte del terzo motivo, in quanto la commissione di ricorso avrebbe effettuato una valutazione scorretta della somiglianza dei segni in questione ai sensi dell-art.†8, n.†5, del regolamento n.†40/94.

18 ††††††A tale proposito, riguardo ad un procedimento relativo ad una decisione di una commissione di ricorso che aveva statuito su un procedimento di opposizione, il Tribunale ha dichiarato che, se l-UAMI non dispone della legittimazione attiva necessaria per proporre ricorso avverso una decisione di una commissione di ricorso, per converso non puÚ essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso, o a concludere obbligatoriamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione [sentenze del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz/UAMI - Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc.†pag.†II-1845, punto 34; 25...