Sentenze nº T-247/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Dicembre 2002

• Data di Resoluzione: 12 Dicembre 2002
• Emittente: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Numero di Risoluzione: T-247/01

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 dicembre 2002 (1) «Marchio comunitario - Vocabolo ECOPY - Sviamento di potere - Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso dopo la data di deposito - Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

Nella causa T-247/01,

eCopy Inc, con sede in Nashua, New Hampshire (Stati Uniti), rappresentata dal sig. B. Reid, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. E. Joly, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 luglio 2001 (procedimento R 47/2001-1), relativa alla registrazione del vocabolo ECOPY come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.

Gli artt. 7, 8, 9, 26 e 27 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, recitano:

Articolo 7

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Articolo 8

Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; (...)

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

i) marchi comunitari,

(...)

b) le domande di marchi sub a), fatta salva la loro registrazione;

(...)

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

(...)

Articolo 9

Diritto conferito dal marchio comunitario

(...)

3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.

(...)

Articolo 26

Condizioni che la domanda deve soddisfare

1. La domanda di marchio comunitario deve contenere:

a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;

b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;

c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;

d) la riproduzione del marchio.

(...)

Articolo 27

Data di deposito

La data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui la documentazione, contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio (...) sotto condizione del pagamento della tassa di deposito entro un mese dalla presentazione di tale documentazione

.

Antefatti della controversia

2.

Il 21 giugno 2000 la ricorrente, agendo con la sua precedente ragione sociale, cioè Simplify Development Corporation, ha presentato una domanda di marchio comunitario denominativo (domanda di marchio n. 1718667) all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), ai sensi del regolamento n. 40/94.

3.

Il marchio di cui si chiede la registrazione è il vocabolo ECOPY.

4.

I prodotti per cui si richiede la registrazione del marchio rientrano nella classe 9 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

Dischetti di software ed apparecchi relativi per consentire la scansione e la distribuzione elettronica di documenti su reti informatiche

.

5.

Con decisione 10 novembre 2000 l'esaminatore ha respinto la domanda sulla base dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 per il motivo che il marchio richiesto era descrittivo dei prodotti in questione e privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

6.

L'8 gennaio 2001 la ricorrente ha presentato un ricorso presso l'UAMI, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell'esaminatore. In tale ricorso, la ricorrente ha fatto valere, per la prima volta, l'applicazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 e ha prodotto talune prove al riguardo.

7.

Con decisione 13 luglio 2001, notificata alla ricorrente il 18 luglio seguente, la prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che il vocabolo ECOPY significa «copia elettronica» e, quindi, designa la specie e la destinazione dei prodotti menzionati nella domanda di marchio. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto rientrasse nella previsione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Inoltre, essa ha considerato che il marchio richiesto è privo di qualsiasi carattere distintivo intrinseco ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto non potesse essere registrato neanche in applicazione dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento. Al riguardo, da un lato essa ha considerato che alcuni degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente erano intrinsecamente insufficienti a dimostrare che il marchio richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso. Dall'altro, essa si è basata sul fatto che altri elementi di prova fatti valere dalla ricorrente non potevano essere presi in considerazione, dato che facevano riferimento ad un periodo successivo...