Sentenze nº T-147/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Gennaio 2006

• Data di Resoluzione: 12 Gennaio 2006
• Emittente: Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
• Numero di Risoluzione: T-147/03

Marchio comunitario − Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo “quantum” − Opposizione del titolare del marchio figurativo nazionale Quantième – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), art. 15, n. 2, e art. 43, n. 3, del regolamento (CE) n. 40

Nella causa T‑147/03,

Devinlec Développement innovation Leclerc SA, con sede in Tolosa (Francia), rappresentata dall’avv. J.-P. Simon,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. J. Novais Gonçalves e A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

TIME ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ, con sede in Istanbul (Turchia), rappresentata dall’avv. F. Jacobacci,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2003 (procedimento R 109/2002‑3), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Devinlec Développement innovation Leclerc SA e la TIME Art Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. H. Legal, presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2003,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2003,

in seguito alla trattazione orale del 30 giugno 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti

1 L’8 settembre 1997 la società TIME ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (in prosieguo: l’«interveniente») ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 Il marchio per il quale veniva richiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 14 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Orologi (da polso e da tasca), orologi da parete, relativi meccanismi e parti, vetri per orologi, casse di orologi, cinturini, catenelle e braccialetti per orologi da polso e da tasca, casse per orologi da parete, da polso e da tasca».

4 Tale domanda veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 62/98 in data 17 agosto1998.

5 Il 9 novembre 1998 la società Devinlec Développement innovation Leclerc SA (in prosieguo: la «ricorrente») ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto, basandosi sul marchio figurativo anteriore, registrato in Francia l’11dicembre 1987 con il n. 1 555 274 e di seguito riprodotto:

6 I prodotti per i quali è stato registrato il marchio anteriore corrispondono alla seguente descrizione, ai sensi del citato Accordo di Nizza:

– classe 14: «Orologi e prodotti d’orologeria; bigiotteria»;

– classe 18: «Pelletteria».

7 L’opposizione, basata sull’impedimento relativo opposto alla registrazione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, riguardava tutti i prodotti considerati nella domanda di registrazione.

8 Il 10 marzo 1999 l’interveniente, in applicazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n 40/94, ha chiesto che la ricorrente fornisse la prova dell’uso del marchio anteriore.

9 Per dimostrare il serio utilizzo del marchio anteriore, la ricorrente ha prodotto vari oggetti e documenti, in particolare orologi, fatture, materiale promozionale, articoli di giornali nonché una dichiarazione sull’onore resa dal proprio direttore.

10 Dall’insieme di tali elementi è risultato che il marchio anteriore era stato utilizzato in Francia per «orologi e braccialetti per orologi» con il segno figurativo di seguito riprodotto:

11 Con decisione 30 novembre 2001 la divisione d’opposizione si è pronunciata sull’opposizione stessa. Per un verso, la divisione d’opposizione ha ritenuto che la ricorrente avesse fornito la prova dell’uso del marchio anteriore, senza che tale uso, avvenuto con il segno figurativo riprodotto al precedente punto 10, avesse alterato il carattere distintivo del marchio anteriore. Per altro verso, essa ha accolto l’opposizione in quanto i prodotti designati dai marchi confliggenti erano parzialmente identici e parzialmente simili, e in quanto i segni presentavano un sufficiente grado di somiglianza visiva, fonetica e logica, cosicché sussisteva un rischio di confusione per il pubblico rilevante.

12 Il 29 gennaio 2002 l’interveniente ha presentato ricorso presso l’UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione.

13 Con decisione 30 gennaio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione ed ha di conseguenza respinto l’opposizione. In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nonostante l’identità e la somiglianza dei prodotti designati dai marchi confliggenti, era necessario prendere in considerazione le circostanze in cui venivano commercializzati i prodotti designati dal marchio anteriore, nonché il fatto che gli orologi e i braccialetti per orologi recanti tale marchio erano venduti al consumatore finale esclusivamente nell’ambito dei centri commerciali E. Leclerc. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto che la somiglianza visiva e fonetica tra i marchi confliggenti, e la loro possibile comune allusione alla nozione di quantità, non porterebbero il consumatore medio, qualora questo dovesse trovare il marchio richiesto su «orologi (da polso e da tasca), cinturini, catenelle e braccialetti per orologi da polso e da tasca, casse per orologi da parete, da polso e da tasca» in negozi diversi dai centri commerciali E. Leclerc, a ritenere che i prodotti designati dai marchi confliggenti provengano dalla stessa impresa ovvero da imprese collegate (punti 39 e 40 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– respingere la domanda di registrazione del marchio richiesto;

– condannare l’UAMI alle spese;

– condannare l’interveniente alle spese del procedimento amministrativo dinanzi all’UAMI.

15 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

16 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa le è pregiudizievole.

Diritto

17 A sostegno della prima parte delle sue conclusioni, la ricorrente invoca due motivi. Il primo motivo è basato sulla violazione della regola 50 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). Il secondo motivo è basato sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dei «principi generali del diritto dei marchi».

18 L’interveniente fa valere, dal canto suo, un motivo autonomo di annullamento della decisione impugnata, basato sulla violazione dell’art. 15, n. 2, e dell’art. 43, n. 3, del regolamento n. 40/94.

19 Il Tribunale esaminerà innanzi tutto il motivo autonomo fatto valere dall’interveniente, e successivamente il secondo ed il primo motivo sollevati dalla ricorrente.

Sul motivo autonomo dell’interveniente, basato sulla violazione dell’art. 15, n. 2, e dell’art. 43, n. 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

20 L’interveniente chiede al Tribunale di rilevare che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio anteriore, come utilizzato dalla ricorrente, non avesse alterato il carattere distintivo del segno precedentemente utilizzato in Francia. Di conseguenza, l’interveniente chiede del pari al Tribunale di dichiarare che le prove del serio utilizzo del marchio anteriore, presentate dalla ricorrente all’UAMI nel corso del procedimento amministrativo, erano insufficienti, e che la commissione di ricorso ha violato l’art. 43, n. 3, del regolamento n. 40/94.

21 All’udienza, la ricorrente e l’UAMI hanno affermato che la decisione impugnata doveva essere confermata sul punto in questione.

Giudizio del Tribunale

22 L’art. 15 del regolamento n. 40/94, dal titolo «Uso del marchio comunitario», così dispone:

1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

a) l’utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;

(…)

.

23 L’art. 43 del regolamento n. 40/94, dal titolo «Esame dell’opposizione», prevede quanto segue:

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato...