Riflessioni in tema di retroversione degli utili

• Autore: Paolo Pardolesi
• Pagine: 217-236

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rivista di diritto privato Saggi e pareri

2/2014

Riessioni in tema di retroversione degli utili

di Paolo Pardolesi

SOMMARIO: 1. Indagine comparativa e proli problematici – 2. “Lebensraum” per lo

strumento della retroversione degli utili? – 2.1. La retroversione degli utili ex art. 125

C.P.I. – 2.2. La retroversione degli utili ex art. 158 l.a. – 3. Una novità negletta, o

quasi: il danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, 2° comma, c.c. – 4. Natura

punitivo/sanzionatoria della retroversione degli utili: gli altalenanti orientamenti

della Cassazione. – 4.1. Coerenza sistematica e matrice polifunzionale. – 5. Il pro-

blema della quanticazione della retroversione degli utili – 6. Considerazioni con-

clusive.

1. Indagine comparativa e proli problematici

Nelle pieghe della tradizione comparatistica gura, con grande evidenza, la con-

trapposizione – per ciò che concerne il dierente approccio alla quanticazione del

danno – tra le soluzioni rimediali domestiche (in cui prevale una natura esclusiva-

mente compensatoria) e quelle adottate in common law (dove, campeggiando il

principio in forza del quale a nessuno dovrebbe essere concessa la possibilità di

trarre giovamento dal compimento di una condotta illecita, l’impiego di strumenti

rimediali cui sia ascrivibile una rilevante natura punitivo/sanzionatoria è divenuto

irrinunciabile). Non è detto, però, che le certezze di ieri, con tutto il peso della loro

autorità, segnino indefettibilmente il solco degli sviluppi odierni, meno ancora di

quelli a venire. Pertanto, prendendo le mosse, per un verso, dalla volontà di sottrar-

si agli schemi usuali e, per l’altro, dalla considerazione che, su un piano più pretta-

mente pragmatico, è stato il diritto industriale a mostrare una reale propensione

verso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni giuridiche innovative [mi riferisco, in

particolare, al riconoscimento del diritto di cittadinanza in favore di uno strumento

rimediale (ossia la cd. ‘retroversione degli utili’) che – sulle orme dei disgorgement

damages di common law1 – assicuri alla vittima la possibilità di recuperare il protto

1 I disgorgement damages costituiscono un’articolazione rimediale di common law che, rispondendo alla neces-

sità di impedire a chicchessia di trarre protto dal compimento di una condotta illecita, prevede come di-

retta conseguenza lo ‘spoglio’ del guadagno realizzato illegittimamente dall’autore dell’illecito. Più nello

specico, sviluppatosi nell’ambito della law of restitution, tale rimedio accorda alla vittima uno strumento in

grado di ‘colpire’ l’autore dell’illecito in quello che potrebbe rivelarsi il suo tallone d’Achille, poiché l’espone

al rischio di dover riversare il guadagno derivante dalla sua attività [per un’analisi approfondita dell’istituto

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realizzato dall’autore della condotta illecita piuttosto che la perdita subita], la nostra

ricognizione verterà necessariamente sui proli attinenti al rapporto tra violazione

della proprietà intellettuale e risarcimento del danno.

A tal ne, assoluto rilievo avranno le rielaborazioni di matrice dottrinale/giuri-

sprudenziale articolate sulle modiche introdotte con il decreto legislativo del 16

marzo 2006, n. 140 (d’ora innanzi d.lgs. enforcement, recante il recepimento della

direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) alla cennata nuova prospettiva rimedia-

le della retroversione degli utili. Più in chiaro: l’azionabilità di tale strumento rime-

diale risulta completamente metabolizzata e si pone come passaggio necessario

in oggetto v., orientativamente, S. el – P. Siegelman, You do have to keep your promises: a disgorgement

theory of contract remedies, 52 Wm. & Mary L. Rev. 1181 (2011); M.L. Engler – S.B. Heyman, e missing

elements of contract damages, disponibile su http:ssrn.com/abstract=1931752; C.L. Roberts, Restitutionary

disgorgement for opportunistic breach of contract and mitigation of damages, disponibile su http:ssrn.com/ab-

stract=1152303; nonché, Restitutionary disgorgement as a moral compass for breach of contract, 77 U. Cin.

Law. Rev. 991; Id., A commonwealth of perspective on restitutionary disgorgement for breach of contract, 65

Wash. & Lee L. Rev. 945 (2008); M. A. Eisenberg, e disgorgement interest in contract law, 105 Mich. L. Rev.

599 (2006); R. R.W. Brooks, e ecient performance hypothesis, 116 Yale L.J. 568 (2006); M. Siems, Di-

sgorgement of prots for breach of contract: A comparative analysis, 7 Edin. L. Rev. 27 (2004); E. J. Weinrib,

Punishment and disgorgement as contract remedies, in Symposium: Private law, punishment, and disgorgement,

78 Chi.-Kent. L. Rev. 55 (2003); J. D. Mc Camus, Disgorgement for breach of contract: a comparative prospec-

tive, 36 Loy. L. A. L. Rev. 943 (2003); J. Edelman, Gain-based damages. Contract, tort, equity and intellectual

property, Oxford e a., 2002; N. R. Whitty, Rationality, nationality and taxonomy of unjustied enrichment, in

Unjustied enrichment: key issues in comparative perspective, a cura di D. Johnoston e R. Zimmermann,

Cambridge University Press, 2002, 658, 678 ss.; A. Kull, Disgorgement for breach, the “restitution interest”,

and the Restatement of contracts, 79 Tex. L. Rev. 2021 (2001); P. Jaey, e nature and scope of restitution,

Oxford –Portland, 2000, 363 ss.; L. Smith, Disgorgement of the prot of breach of contract: Property, contract

and ecient breach, 24 Can. Bus. L. T. 121 (1995); S. F. Barkholz, Insider trading, the contemporaneous trader,

and the corporate acquirer: entitlement to prots disgorged by the SEC, 40 Emory L. J. 537 (1991), 540 ss.; E.

A. Farnsworth, Your loss or my gain? e dilemma of the disgorgement principle in breach of contract, 94 Yale

L. J. 1339 (1985). Nella letteratura italiana v. P. Pardolesi, Contratto e nuove frontiere rimediali. Disgorge-

ment v. punitive damages, Bari, 2012, 55 ss; Id., Vorrei, ma… Sviluppi in tema di disgorgement, in Semina-

ri di diritto privato comparato, a cura di P. Pardolesi, Bari, 2011, 15; Id., Voce Disgorgement, Enciclopedia

Giuridica Italiana – Treccani (sezione Aggiornamenti), vol. XIV, Roma, 2006, 1, Id., Protto illecito e risar-

cimento del danno, Trento, 2005; nonché Rimedi all’inadempimento contrattuale: un ruolo per il disgorge-

ment?, in Riv. dir. civ., 2003, I, 717]. Per questa via, tale istituto rimediale –imponendosi come ‘legal respon-

se’ alle ipotesi di arricchimento derivante da fatto illecito (su tale concetto v. infra quanto menzionato nel

paragrafo 2) – tradisce una natura ‘quasi-punitive’, a forte valenza sanzionatoria, desumibile dal fatto che la

sua commisurazione costituisce un elemento del punishment (ossia dello strumento che, rispondendo alla

nalità di colpire la violazione di un obbligo, viene quanticato in modo tale da coprire – e talora anche

eccedere – l’ammontare di qualsiasi benecio ricevuto dal wrongdoer): “damages awards that give the victim

more than he lost or is expected to lose and that take into consideration the seriousness of the wrongful act

are likely not purely compensatory but instead inuenced by punitive purposes” [V. Bher, Punitive damages

in American and German law – tendencies towards approximation of apparently irreconcilable concepts, in

Symposium: Private law, punishment, and disgorgement, 78 Chi.-Kent. L. Rev. 3 (2003), 105, 109 ss. L’espres-

sione ‘quasi punitive’ viene utilizzata anche nel paragrafo 7.18 della Law Commission (1993)].