Determinazione della confondibilità dei marchi a mezzo di elaboratore elettronico Un sistema di consulenza giuridica automatica

• Autore: Giacomo Patrizi/Mario Franosi
• Carica: Incaricato di Economia e organizzazione aziendale/Stabilizzato di diritto imdustride
• Pagine: 9-27

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@1. Sistemi di indagine sulla novita di un marchio

Il problema che In relazione a un marchio si pone in via preliminare è se un marchio sia valido. Ora un marchio è valido quando possiede,

tra gli altri, il requisito della novità; un marchio è nuovo non solo quando non è identico a precedenti segni, ma quando non è neppure simile, o con essi scambiabile ¹.

Perciò il problema di cui sopra non viene risolto con la indagine sulla esistenza di marchi identici; dovendosi Invece formulare criterii di somiglianzà, da applicare poi nell'esame. Attualmente, le ricerche di novÌtà vengono eseguite in uno di questi tre modi:

- confrontando il marchio dato con tutti i marchi anteriori; ed effettuando le opportune valutazioni di identità o somiglianzà;

- confrontando il marchio dato con un sottogruppo di inarchi anteriori, scelti in base a determinati criterii ed effettuando su questo gruppo ristretto le opportune walutazioni di identità o somiglianzà;

- inserendo in un supporto meccanico o elettronico un certo numero di criteri prefissati di identità, ed effettuando con detto strumento It ricerca di anteriorità.Page 10

La ricerca del primo tipo è oggi troppo laboriosa, dato il rilevantissimo numero' di marchi esistenti². Quella del secondo tipo da. luogo a risultati arbitrati data l'arbitrarietà di selezione del sottogruppo.

Da qualche tempo vengono impiegati sistemi di reperimento d'informazioni a mezzo di elaboratore elettronico³. Essenzialmente il metodo usato consiste nell'inserire nell'elaboratore tutti- i marchi e nell'eseguire una ricerca di nomi identici a quello che deve essere valutato. Nei sistemi più complessi la ricerca viene estesa a prefissi, suffissi o parti di parole.

Tuttavia, anche se con questo metodo si possono realizzare ricerche efficienti di identità completa o parziale» non si risolve il problema posto dalla' ricerca» che è quello della ricerca di somigliae2a e non solo di identità.

È vero che in uno dei sistemi -sono stati introdotti perfezionamenti per risolvere in parte il problema della somiglianzà con l'impiego di alcune regole -fonetiche (quali, ad esempio, l'estensione della ricerca di prefissi contenenti una « Q » a tutti i prefissi contenenti una « K »). Questi - perfezionamenti, essendo limitati alla valutazione di poche ipotesi di somiglianzà fonetica, non risolvono l'effettivo problema di determinare la somiglianzà in ogni altra ipotesi.

@2. Il sistema proposto

È invece possibile proporre un sistema automatico a mezzo di elaboratore elettronico, che per un'analisi di somiglianzà fra il marchio in esame e tutti i marchi anteriori utilizzi gli stessi criteri adottati dalla giurisprudenza, che esegua l'analisi e giunga a una conclusione sulla probabilità che il marchio in esame sia simile a (e perciò costituisca contraffazione di) marchi anteriori, il sistema di elaborazione, che qui si illustrerà, può fornire i seguenti dati:

1) l'elenco dei marchi che potrebbero considerarsi contraffatti da quello proposto;Page 11

2) un'analisi dettagliata dei criterii di somiglianzà applicati e la giurisprudenza pertinente;

3) un elenco di marchi nuovi che non costituiscono contraffazioni di marchi anteriori, marchi costruiti dall'elaboratore a partire dalla parola o da radici di parole sottoposte da colui che richiede l'esame.

Il sistema è stato per ora impostato sulla base del diritto italiano, I criteri per la valutazione della somiglianzà tra ' marchi, cioè, vengono ricavati dalla giurisprudenza italiana, e ciò nel modo il più possibile automatico» al fine di rendere il sistema il più possibile immune, da errori derivanti da interpretazioni soggettive dei criteri stessi.

Essi vengono applicati nello stesso modo con cui sarebbero applicati da un giudice italiano.

È certamente possibile impostare il sistema sulla base di ordinamenti stranieri, in modo che la valutazione di confondibilità venga condotta, ad esempio, con gli stessi criteri che verrebbero adottati da un giudice americano, tedesco, inglese o francese.

Si è constatato che il sistema può consentire di ottenere delle valu-tazioni che in grandissima maggioranza (oltre il 90%) equivalgono t quelle che sarebbero date con la sentenza definitiva da un giudice italiano, 11 sistema consente così di ottenere valutazoni identiche a quelle che si hanno con una sentenza non impugnabile.

Una valutazione identica a quella ottenibile con una sentenza definitiva è necessariamente una valutazione corretta.

Infatti la valutazione corretta non è quella che viene fornita da un soggetto che si ritenga particolarmente qualificato al riguardo, bensì dall'organo che sia costituzionalmente designato a tale fine.

Se il risultato è corretto, diviene probabilmente superfluo fornirne una giustificazione razionale. Alcune osservazioni non paiono tuttavia inutili. '

Si potrebbe obiettare che il sistema non- può essere corretto per il fatto che le valutazoni giudiziali di confondibilità non - sono logiche ma intuitive, e che esse non si prestano a generalizzazioni. A questa osservazione si deve rispondere che le valutazioni giudiziali di confondibilità non sono deduttive o discorsive ma, pur essendo intuitive, restano purtuttavia logiche. L'esperienza ha poi dimostrato una sorprendente' uniformità tra valutazioni intuitive fatte da diverse persone in materie apparentemente ancor più soggettive, come ad esempio a proposito della vantazione della presenza di un determinato trovato del carattere inventivo⁴.

Si potrebbe osservare che il sistema presuppone uà rigoroso determinismo nella valutazione del magistrato e non lascia spazio ad attività creativa.Page 12

À questa osservazione si deve rispondere che nella impostazione del sistema si è partiti dal presupposto che la valutatone del magistrato non è affatto casuale, ma risponde a precise regole logiche (di logica ietuitÌva e non discorsiva, come si è detto): perciò nella valutazione del magistrato non vi è spazio per attività creativa che risponda a (o applichi) regole illogiche.

Il sistema non è dunque creativo nel senso che non applica criteri diversi da quelli applicati dai magistrati nelle vantazioni definitive.

Si potrebbe ancora osservare che il sistema può sostituire la propria valutazione a quella del magistrato,

À questa osservazione si deve rispondere che il sistema può eliminare Ja necessità della valutazione che diremo ripetitiva..

L'attività del magistrato può e deve invece indirizzarsi su temi di maggiore rilievo che non siano la applicazione ripetitiva di criteri prefissati, ed in particolare nella elaborazione o affinamento dei criteri di valutazione.

Va ancora osservato che il sistema, come è attualmente impostato» consente di fornire valutazioni di somiglianzà per scambiabilità, ma più difficilmente di somiglianzà per correlazione⁵e così di valutare se due marchi sono confondibili, ma più difficilmente se due marchi non confondibili possano confondere il pubblico ⁶,⁷.

Si potrebbe infine osservare che il sistema tende a cristallizzare un certo indirizzOj e cioè ad applicare allo stesso modo gli stessi criteri. Alla osservazione si deve rispondere che il sistema può essere ritenuto rigido solo da chi ritenga rigida la giurisprudenza. 11 sistema si basa sui criteri elaborati dalla giurisprudenza italiana negli ultimi trenta anni, e immediatamente e automaticamente si adatta alla adozione di nuovi criteri o t una pur lieve modifica dei precedenti. Certo il sistema, al contrario del magistrato, noe è in grado di elaborare criteri nuovi, e in questo senso è statico e rigido e deve essere Integrato.

@3. Descrizione del sistema

Si descriveranno ora brevemente alcuni dei princìpi utilizzati per progettare il sistema meccanizzato e si darà una breve descrizione - del suo possibile funzionamento.Page 13

Nella descrizione dì qualunque applicazione di elaboratori occorre considerare due aspetti:

1. la manipolazione dei dati, cioè -come si trasformano i dati prima della manipolazione da parte dell'elaboratore;

2. le operazioni eseguite dall'elaboratore per trasformare i dati in ingresso in dati in, uscita.

   Si esamineranno qui pertanto questi due aspetti.

   Le tecniche fondamentali di questo sistema sono- le pattern recognitìon techniques.

   Si forniranno più sotto alcune indicazioni su questo argomento.

   @@3.1. Trasformazione dei dati

   I dati grezzi sottoposti comprendono una parola o un piccolo gruppo di parole ? denominate nel seguito « gruppo di parole », che 'costituisce il marchio proposto; la classe di prodotti per i quali il marchio dowrebbe essere registrato e altre indicazioni che. consentano la individuazione del titolare del marchio, la data di deposito, ecc.

   Un marchio è nuovO cioè non è contraffazione di marchi intcriori, se è sufficientemente dissimile da tutti i marchi anteriori in quella classe e per certi sottogruppi di ti tre classi.

   Il concetto di « dissimile » non si presta a una definizione oggettiva, e la sua applicazione è lasciata alla valutazione del giudice.

   La vàlutazione viene effettuata con riferimento alla possibilità di confusione del consumatore medio. Due 'marchi sono simili o confondibili o scambiabili ovvero uno è contraffazione dell'altro, se si ritiene che il consumatore medio non sia in grado di distinguere con sufficiente sicurezza fra di essi e possa essere indotto a scegliere uno di essi pensando di scegliere l'altro. La somiglianzà viene accertata sulla base di vari cri-teri quali:

1. si ignorano (o meglio, si da minore rilievo a) tutte le parti descrittive del « gruppo di parole »: esse non partecipano (o partecipano in misura ridotta) alla caratterizzazione del marchio;

2. si considera la somiglianzà fonetica fra i due gruppi di parole (ovvero fra le parti del gruppo di parole), che caratterizzano il marchio proposto e i precedenti;

5. si consideri la somiglianzà ottici fra due gruppi di parole owero tra...