Corte di Appello Civile di Roma sez. spec. materia d'impresa, 10 aprile 2018, n. 2275

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI ROMA
SEZ. SPEC. MATERIA D’IMPRESA,
10 APRILE 2018, N. 2275
PRES. ED EST. BOCHICCHIO – RIC. C. S.R.L. (AVV.TI CONTI, VIGORITI E NITTI) C.
A. S.P.A. (AVV.TI GHIA, BERNARDI E JACOBACCI)
Beni immateriali y Brevetti (proprietà industria-
le) y Invenzioni industriali y Brevetto per equiva-
lenza y Sistema di rilevamento della velocità di
autoveicoli e simili denominato SICVe o Tutor o Sa-
fety Tutor y Contraffazione di precedente brevetto
y Sussistenza.
. In tema di sistema di rilevamento della velocità di
autoveicoli e simili denominato SICVe o Tutor o Safe-
ty Tutor, sussiste contraffazione di brevetto per equi-
valenza di tale sistema qualora, pur essendo stata
operata da una società una sostituzione del mezzo di
rilevazione ottico previsto dal brevetto del 1999 di al-
tra società con un sistema di rilevamento per mezzo
di spire virtuali, ciò non comporti un apporto creativo
e originale perchè rientrante nelle comuni conoscenze
di un tecnico medio del settore. (Sulla base di questo
principio il Giudice a quo ha emesso ordine d’inibizio-
ne ad società di commercializzazione, fabbricazione
e utilizzo del sistema SICVe sulle strade e autostrade
dalla stessa gestite in concessione, con l’applicazione,
a titolo di sanzione civile per l’eventuale mancata ot-
temperanza all’ordine, di una somma per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione del provvedimento d’inibitoria
di € 500,00). (c.c., art. 2584; c.c., art. 2585) (1)
(1) In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, la Corte
di cassazione 13 gennaio 2004, n. 257, in www.latribunaplus.it, ha
statuito che al fine di valutare se la realizzazione contestata possa
considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una
contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere
il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità,
offrendo una risposta non banale, nè ripetitiva della precedente,
essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del
tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in
questo caso soltanto potendo ritenersi che la soluzione si collochi
al di fuori dell’idea di soluzione protetta. L’accertamento concreto
dell’equivalenza della soluzione costituisce una questione di fatto,
affidata all’apprezzamento insindacabile del giudice di merito, se
sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici. Si veda,
inoltre, sull’accertamento della contraffazione di brevetto per inven-
zione industriale: Cass. civ. 4 novembre 2009, n. 23414, ibidem e Cass.
civ. 9 settembre 2005, n. 17993, ibidem. Infine, Cass. civ. 11 ottobre
2012, n. 17376, ibidem, precisa che il giudice di merito, per respinge-
re la domanda di nullità del brevetto di invenzione industriale, deve
accertare, oltre alla novità delle rivendicazioni, la sufficiente altezza
inventiva del trovato e il requisito della industrialità. Si veda infine
Giud pace civ. Lodi 19 marzo 2018, n. 116, in questo stesso fascicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 10887 pubblicata il 18 maggio 2009 il
Tribunale di Roma - sezione IX specializzata per la pro-
prietà Industriale - ha rigettato le domande proposte dalla
S.r.l. C. contro la S.p.a. A (brevemente A.) di:
accertamento della nullità della domanda di brevetto
presentata da A. il 5 agosto 2003 denominata “sistema di
rilevamento della velocità di autoveicoli e simili, partico-
larmente per tratte autostradali” (SICVe denominato an-
che Tutor o Safety Tutor) per difetto di novità e originalità
nei confronti del proprio brevetto industriale IT01.310.318
registrato nel 1999 costituito da un sistema di sorveglianza
e controllo del traffico veicolare su strade e A.;
di accertamento della contraffazione del brevetto d’in-
venzione di sua proprietà posto in essere dalla convenuta
con l’installazione ed esercizio sulle A. dalla stessa gestite
del sistema di rilevazione della velocità dei veicoli in tran-
sito di cui alla posteriore domanda di brevetto riproducen-
te le caratteristiche dell’anteriore privativa;
d’inibitoria della prosecuzione dell’attività contraffat-
tiva, di adozione delle adeguate misure pecuniarie deter-
renti e di condanna della convenuta al risarcimento del
danno, quantificato in € 1.800.000,00 o nel diverso importo
di giustizia, con la pubblicazione dell’emananda sentenza.
Con la medesima sentenza il Tribunale ha rigettato an-
che la domanda riconvenzionale di A. di nullità del brevet-
to C. La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 2303 pub-
blicata il 30 aprile 2012 ha rigettato sia l’appello principale
di C., sia l’appello incidentale di A. La Corte di cassazione
con sentenza n. 22563 pubblicata il 4 novembre 2015 ha
rigettato il ricorso principale di A. e, in accoglimento del
ricorso incidentale di C., ha cassato la sentenza d’appello
con rinvio a questa Corte in diversa composizione.
La C. ha riassunto il giudizio con citazione ex art. 392
c.p.c. notificata il 6 maggio 2016 chiedendo l’accoglimento
delle domande azionate in giudizio con esclusione di quel-
la di accertamento della nullità della domanda di brevetto.
A. in quanto rinunciata dalla richiedente. A. si è costi-
tuita il 10 ottobre 2016 chiedendo il rigetto delle domande
della C., dichiarate inammissibili tutte le nuove doman-
de, eccezioni e prospettazioni formulate dalla parte rias-
sumente. Definitivamente rigettata la domanda di A. con
statuizione ormai In giudicato tra le parti in merito alla
validità del brevetto C., la cognizione rimessa a questa Cor-
te in sede di rinvio riguarda tutte le domande riproposte
dalla C. in seguito alla cassazione della sentenza d’appello

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